Droit des marques : se renseigner et comprendre avant de déposer

Déposer une marque en France est devenu beaucoup plus simple notamment par la dématérialisation de la procédure de dépôt et peut apparaitre peu onéreux. Pour autant, une telle démarche ne doit pas être prise à la légère. Un dépôt de marque est générateur de droits mais aussi source de responsabilités et de risques.

Si la démocratisation de la propriété industrielle et la simplification des démarches administratives sont essentielles, il est tout aussi essentiel de s’assurer que les sources d’informations sont complètes et sérieuses.  

De nombreux articles sont publiés chaque année sur le sujet et offrent plus ou moins de précisions. Les titres et sites les plus accrocheurs ne sont pas toujours les plus précis et exhaustifs.

En consultant des articles relatifs aux droits des marques, l’internaute trouve facilement un article qui titre « Déposer sa marque en ligne : les 4 étapes à respecter impérativement »[1]. Cet article présente le dépôt de marque de manière simple et est accessible à tous. Il est rassurant et facile à comprendre. Parfait pour démocratiser le droit des marques me direz-vous ? Pas vraiment…car l’article contient de nombreuses erreurs et approximations.

Voyons quelques extraits de cet article confrontés aux règles légales applicables.

« 1ère étape : choisir sa marque

Votre marque doit être distinctive, c’est-à-dire qu’elle doit pouvoir être représentée graphiquement (mot, dessin, logo).  Elle ne doit pas non plus comporter de termes usuels et génériques. 

Effectivement, une marque doit être « distinctive » (L711-2 du CPI). Cependant, la distinctivité d’une marque ce n’est pas s’assurer qu’elle possède une représentation graphique. La définition est erronée.

Un signe distinctif est un signe arbitraire, indépendant des produits et services désignés par la marque. Le signe distinctif doit permettre aux consommateurs de distinguer l’origine d’un produit/service. C’est pourquoi, ne sont pas distinctifs notamment les signes qui désignent de manière usuelle, nécessaire ou générique un produit ou un service. Par exemple, le mot « golf » seul (sans logo, slogan…) pourrait difficilement constituer un signe distinctif pour désigner un club de golf. En revanche, il est distinctif pour désigner une voiture.

S’agissant des représentations, la liste « mot, dessin, logo » est incomplète et écarte de nombreuses autres possibilités dont notamment (L711-1 du CPI) : les signes semi-figuratifs (mot(s) + logo), les chiffres, lettres, sigles, signes sonores, combinaisons et nuances de couleurs, les hologrammes et même les marques olfactives (odeur et goût, même si peu d’enregistrement ont été validés à ce jour).

Enfin, le signe ne doit pas uniquement être distinctif. Il doit également être conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ne pas tromper le public notamment sur la nature, la qualité et la provenance géographique d’un produit/service. Le signe ne doit pas reproduire les emblèmes d’Etat, signes officiels de contrôle et emblèmes d’organisations intergouvernementales ou une appellation d’origine (L711-3 du CPI).

« Sachez que vous êtes à l’origine de l’étendue de la protection dont votre marque va bénéficier. En effet, il existe 45 classes de marque qui correspondent à des secteurs d’activité différents et c’est à vous de choisir les domaines d’activité pour lesquels vous voulez que votre marque soit protégée. »

Il faut savoir que le regroupement des produits et services en « classes » à une finalité purement administrative. Le déposant ne doit pas sélectionner des « classes » mais des produits et/ou services au sein de ces classes. Rien n’oblige le déposant à sélectionner les produits et services présentés dans le résumé de la classification internationale proposé par l’INPI[2]. Au contraire, plus le libellé (= la liste des produits et services) sera personnalisé plus la protection sera adaptée au projet.

« Bon à savoir : lorsque vous faites un dépôt standard vous avez la possibilité de sélectionner trois classes de marque, autrement dit trois domaines d’activité. Pour autant vous pouvez toujours étendre la protection moyennant 42 euros par classe supplémentaire. »

L’INPI, comme d’autres offices, propose effectivement une taxe forfaitaire pour les trois premières classes puis une taxe complémentaire par classe. Il ne faut pas pour autant désigner obligatoirement des produits/services de trois classes. Si deux classes sont suffisantes, il n’est pas opportun d’ajouter une 3ème classe juste parce que le prix est identique ! Cette classe complémentaire ne sera pas utile et est susceptible d’être source de risques.

Avant d’envisager la seconde étape, d’autres questions doivent en réalité être traitées et notamment :

- L’étendue territoriale de la protection : une marque française ne produit des effets qu’en France. Si vous envisagez d’exploiter le signe dans d’autres pays, il est important de s’interroger sur la stratégie de protection à l’étranger et il existe de nombreuses possibilités : marque de l’Union européenne, marque internationale (qui n’est pas une marque unique pour le monde entier), marque nationale étrangère…

- L’identité du déposant : le choix peut être plus complexe qu’il n’y parait et mérite de s’y attarder. Dépôt au nom du dirigeant ? Au nom de l’entreprise ? Que faire si la marque est exploitée par plusieurs entreprise (copropriété ou licence ?) ? et que faire si l’entreprise est en cours de création ou en cours d’immatriculation ? Autant de questions qu’il faut traiter avant de procéder au dépôt.

« Il est donc nécessaire de procéder à la vérification de l’antériorité de votre marque. L’INPI (Institut National de la Propriété Intellectuelle) vous permet de rechercher gratuitement la présence de marques identiques qui auraient déjà fait l’objet d’un dépôt. Pour autant il est conseillé d’approfondir votre analyse en lançant une recherche d'antériorité plus poussée pour vérifier la présence de marques similaires. »

Vérifier la disponibilité du signe est effectivement une étape importante ! Mais la disponibilité d’un signe ne s’apprécie pas uniquement au regard des marques antérieures qu’elles soient identiques ou similaires !

En effet, peuvent notamment constituer une « antériorité » (L711-4 du CPI) : les marques non enregistrées mais notoirement connues, les dénominations ou raisons sociales s’il existe un risque de confusion, les noms commerciaux et enseignes connus sur l’ensemble du territoire, les appellations d’origine et indications géographiques, les droits d’auteurs, les noms de domaine, les dessins ou modèles protégés, les noms patronymiques et pseudonymes, les noms de collectivités territoriales….

« Les étapes sont relativement simples : l’INPI va accuser réception de votre dépôt, effectuer une publication au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) et commencer une étude approfondie de votre dossier. Ce n’est qu’après cet examen que l’INPI publiera définitivement l’enregistrement de votre marque au BOPI »

Les étapes sont en réalité plus nombreuses. L’INPI va tout d’abord vérifier la validité formelle de la demande et le paiement des taxes puis va contrôler notamment la conformité à l’ordre public. En revanche, l’INPI ne contrôle pas la disponibilité du signe. Cela relève de la seule responsabilité du déposant. Si votre marque porte atteinte à une marque ou dénomination sociale antérieure, l’INPI ne va pas vous le signaler. Ce n’est pas sa mission.

Après d’éventuels échanges/régularisations de la demande, l’INPI va procéder à la publication de la demande de marque au BOPI (Bulletin Officiel de la Propriété industrielle). Cette publication fait courir un délai de deux mois pendant lequel tout titulaire d’une marque antérieure peut s’opposer à la demande de marque. Une procédure d’opposition suspend la procédure d’enregistrement de la marque. Soit au terme de l’opposition (si favorable au déposant) soit au terme du délai de deux mois, l’INPI procède (plus ou moins rapidement) à l’enregistrement de la marque et délivre le certificat d’enregistrement.

Il est important de noter qu’après l’enregistrement, la marque n’est pas « invincible » ! Tout tiers peut en contester la validité en saisissant la juridiction compétente.

Il est également nécessaire de s’interroger à ce stade sur l’intérêt d’étendre la protection de la marque française dans d’autres pays, le cas échéant en bénéficiant de l’antériorité du dépôt français.

« 4ème étape : surveiller sa marque

Enfin, n’oubliez pas de surveiller votre marque ! »

La surveillance est effectivement importante. Cependant, la surveillance peut s’avérer inutile si le déposant ne s’occupe pas de « faire vivre » sa marque.

Faire vivre sa marque, c’est tout d’abord l’exploiter conformément à son dépôt pour limiter notamment les risques de déchéance (L714-5 du CPI). C’est également veiller à ce que le signe ne devienne pas un terme générique pour désigner un produit ou un service (comme par exemple : frigidaire, texto…) (L714-6 du CPI). Le risque encouru est notamment la nullité de la marque.

Faire vivre sa marque c’est également penser à publier les changements affectant le titulaire (fusion, changement de forme juridique, de siège social…) et les actes affectant la marque (licence, cession, gage…). Le risque est notamment de ne pas pouvoir opposer ses droits à des tiers et ne pas pouvoir effectuer des démarches de renouvellement ou de cession de marque par exemple.

Faire vivre sa marque c’est également penser à sa valorisation et à son traitement fiscal. Faire vivre sa marque c’est conserver les preuves d’exploitation et d’investissement afin de pouvoir, si besoin, envisager sereinement une procédure judiciaire pour la défendre. Le succès d’une procédure judiciaire dépend essentiellement des preuves que les parties sont capables de communiquer aux juges.

Enfin, faire vivre sa marque, c’est penser à noter la date de renouvellement de la marque. A ce jour, une marque française est renouvelable à l’infini par périodes successives de 10 ans…Mais encore faut-il penser au renouvellement ! Précisons que l’INPI n’a pas pour mission de rappeler les dates de renouvellement aux titulaires des marques.

Notons que cette analyse critique pourrait être effectuée pour de nombreux autres articles accessibles en ligne. L’objectif de cette présentation n’est pas de stigmatiser un auteur ou site en particulier mais d’inviter toutes les personnes qui souhaitent déposer une marque à se poser les bonnes questions et à s’assurer du sérieux des sources d’informations.

Comparez, recherchez, étudiez, comprenez et si besoin, sollicitez l’accompagnement d’un professionnel de la propriété industrielle. C’est un investissement complémentaire certes…mais bien moindre que les conséquences d’un dépôt inadapté.

De nombreux sites commerciaux proposent d’accompagner les déposants dans leurs démarches. Ces sites ne sont pas des mandataires, ne fournissent pas de conseils juridiques et ne représentent pas les déposants dans les relations avec l’INPI. Le déposant demeure seul responsable de son dépôt et en contact direct avec l’INPI. Si la finalité est d’effectuer seul le dépôt de marque française, le site le plus complet et le plus sûre reste celui de l’INPI.

Pour conclure, je dois concéder qu’une phrase de l’article analysé emporte ma conviction « C’est une étape (ndrl : le dépôt de marque) que vous pouvez réaliser seul, même si en pratique nombreux sont ceux qui se font aider pour être certain d’obtenir la protection adéquate. »